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[오변의 기특한 칼럼] 통상실시권과 전용실시권의 차이 및 구별 실익

최종수정 : 2019-01-17 14:30:14

[오변의 기특한 칼럼] 통상실시권과 전용실시권의 차이 및 구별 실익

법무법인 바른 오성환 변호사
▲ 법무법인 바른 오성환 변호사

특허관련 업무를 하다 보면 안타까운 상황을 많이 접하게 된다. 가령, 자신이 특허에 대한 권리가 있다고 주장을 하지만 알고 보니 '통상실시권자'에 불과한 경우가 다수 있다. 이는 특허권, 통상실시권, 전용실시권이 무엇인지에 대한 정확한 이해가 부족하기 때문이다.

우선 특허권에 있어 '실시권'이 무엇을 뜻하는지 알아야 할 필요가 있다. 실시권이란 특허권자가 아닌 자가 특허권자의 허락을 받아 그 특허 발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 크게 통상실시권, 전용실시권 2종류로 나누어 볼 수 있다.

통상실시권이란 타인의 특허발명을 일정조건 하에서 업으로 실시할 수 있는 권리를 뜻하며, 전용실시권이란 일정 범위 내에서 타인의 특허발명을 업으로서 '독점실시'할 수 있는 권리다. 따라서 '독점적 실시가 가능하냐, 아니냐'에 따라 큰 차이가 있으며, 전용실시권자의 경우 경고 및 손해배상 청구 등 적극적으로 권리행사가 가능하다는 점이 특징이다.

동일 지역에서 통상실시권을 중복해서 설정해도 되는가에 대한 질문을 종종 받는다. 통상실시권은 배타적 효력을 가지고 있지 않으므로, 다수의 통상실시권이 동시에 공존할 수 있다. 따라서 통상실시권 발생 후에도 특허권자는 동일한 지역에 새로 통상실시권을 설정할 수 있다. 2명의 통상실시권자 모두는 동일한 지역에서 특허발명을 실시할 수 있고, 상대방의 실시에 대해서 권리행사 등을 할 수 없다.

기존 통상실시권이 있는데, 그 이후 특허권자가 새로운 자에게 전용실시권을 설정한 경우의 법률관계는 어떻게 될까? 전용실시권의 경우에는 독점, 배타권을 가지고 있기 때문에 기존 통상실시권자에도 권리행사를 할 수 있다. 그러나 기존 통상실시권이 등록을 했다면, 등록 후에 전용실시권을 취득한 자에 대해 그 효력을 주장할 수 있으므로, 통상실시권의 등록여부에 따라 다르게 판단된다.

통상실시권자가 이미 특허청에 등록했다면 통상실시권자는 전용실시권자에 대해서 대항요건을 취득했으므로 전용실시권자는 통상실시권자에게 권리행사를 할 수 없다. 그러므로 통상실시권과 전용실시권자 모두 동일한 지역에서 특허발명을 실시할 수 있지만, 이 경우 전용실시권자인데도 불구하고 독점적 실시를 하지 못하므로, 특허권자에게 계약상 책임을 물을 수 있다.

전용실시권자가 먼저 등록을 했다면, 통상실시권자는 전용실시권자에게 자신의 통상실시권 효력을 주장할 수 없으며, 전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하면 전용실시권의 침해가 된다. 따라서 이 지역에서 전용실시권자만이 특허발명을 실시할 수 있다. 이 경우 통상실시권자는 특허권자에게 계약상 책임을 물을 수 있다.

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